Ontvangen van Vereenigde Octrooibureaux – 25 januari 2013
Geachte heer Mäkel,
Mijn cliënte, Nucletron Operations B.V., uw voormalige werkgever, heeft mij verzocht u aan te schrijven in verband met het navolgende.
Cliënte heeft mij bericht dat u vooralsnog weigert de in kopie bijgevoegde formulieren met betrekking tot de overdracht van diverse intellectuele en industriële eigendomsrechten van mijn cliënte, waarin u als mede-uitvinder staat genoemd, te ondertekenen. Dit ondanks het feit dat u contractueel tot alle medewerking bent verplicht.
Ik vertrouw erop dat u bekend bent met deze rechten, maar vermeld voor de goede orde dat het betreft PCT aanvrage met nummer PCT/NL2O11/050474 ingediend op 30 juni 2011 getiteld “Brachytherapy applicator device for insertion in a body cavity”, met inroeping van de prioriteit van de Nederlandse octrooiaanvrage No. 2005005 d.d. 30 juni 2010 en de Amerikaanse aanvrage No. 61/365,004 d.d. 16 juli 2010.
In uw arbeidsovereenkomst met cliënte d.d. 8 oktober 2009 is onder andere nadrukkelijk opgenomen dat alle rechten van intellectuele of industriële eigendom voortvloeiend uit werkzaamheden verricht uithoofde van de arbeidsovereenkomst toekomen aan mijn cliënte, waarbij een boete is gesteld op niet-nakoming.
De letterlijke tekst van de bedoelde artikelen luidt:
17. Rechten van intellectuele en industriële eigendom
Aan werkgever komt in binnen- en buitenland het uitsluitend (eigendoms)recht toe op de octrooien, modellen, tekeningen en/of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom voortvloeiende uit de werkzaamheden die de werknemer gedurende de arbeidsovereenkomst heeft verricht, danwel binnen een jaar na afloop daarvan daaruit voortvloeien.
18. Boetebepaling
Bij iedere overtreding van de artikelen 15, 16 en 17 verbeurt de werknemer aan de werkgever, in afwijking van artikel 7:650 leden 3 en 5 13W, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,-, vermeerderd met € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever om, eventueel naast betaling van de boete, volledige schadevergoeding te vorderen. De werkgever heeft het recht naast betaling van een boete en/of schadevergoeding vanwege schending in het verleden tevens nakoming voor de toekomst te vorderen.
Voorts is in de vaststellingsovereenkomst tussen u en cliënte d.d. 17 augustus 2012 de verplichting opgenomen dat u alle eigendommen van mijn cliënte dient over te dragen en dat u voorts dient mee te werken aan de overdracht van informatie en documenten met betrekking tot uw werkzaamheden en de activiteiten van cliënte.
Voor de goede orde voeg ik hieronder ook de letterlijke tekst van het relevante artikel in.
Uiterlijk 28 september 2012 levert de heer Mäkel de eigendommen van Nucletron die in zijn bezit zijn in bij Nucletron. Tevens zal de heer Mäkel meewerken aan een overdracht van alle informatie en documenten met betrekking tot zijn werkzaamheden en activiteiten voor Nucletron.
In dat verband vermeld ik nog dat ook uit de Rijksoctrooiwet art 12 voortvloeit dat een werknemer zijn rechten op een vinding dient over te dragen aan de werkgever, zo deze niet al van begin af aan bij de werkgever zouden rusten.
Uit de tekst van deze artikelen en op basis van een redelijke uitleg daarvan is voorts duidelijk dat uw verplichtingen voortduren, ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Het is derhalve een misverstand om te veronderstellen dat het u vrij zou staan om het verzoek van cliënte om mee te werken aan de ondertekening van de bijgevoegde documenten, en eventueel navolgende verzoeken in dezen, naast u neer te leggen.
Uw weigering om bijgevoegde documenten te ondertekenen en overigens mee te werken, kan niet anders worden geduid dan een tekortkoming in de nakoming van uw verplichtingen jegens mijn cliënte.
Hoewel uit de tussen partijen gemaakte afspraken en uw uitlatingen in dezen volgt dat er al sprake is van verzuim uwerzijds, verzoek en – voor zover nodig – sommeer ik u hierbij nog één laatste maal om de in drievoud in kopie bijgevoegde documenten als vereist te dateren, – waarnodig in het bijzijn van een vermelde en gespecificeerde getuige – te ondertekenen en deze vergezeld van een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart en dat van de getuige, uiterlijk 31 januari 2013 aan mij te retourneren. Voor uw gemak is een retourenvelop geadresseerd aan mijn kantoor bijgevoegd, frankering is niet nodig.
Indien ik geen bericht van u ontvang, of uw bericht niet de volledig conform de vereiste ondertekende documenten en een kopie bevat, of het niet tijdig is, stel ik u, voor zover nog noodzakelijk, nu reeds voor als dan in gebreke. Alsdan dient u er rekening mee te houden dat cliënte aanspraak zal maken op de contractuele boete en vergoeding van haar schade, welke zal bestaan uit alle kosten die moeten worden gemaakt om te trachten de overdracht zonder uw medewerking te effectueren, dan wel uit de schade ontstaan ten gevolge van het verlies van octrooirechten in de relevante landen. Ik ga ervan uit dat het daartoe niet hoeft te komen.
Ten einde te verzekeren dat een exemplaar van dit schrijven u onder ogen komt wordt het per aangetekende post en per gewone post aan u verzonden.
hoogachtend,
Mw Mr A.H. de Bosch-Kemper-Hilster
advocaat
Ontvangen van Van Benthem & Keulen – 13 maart 2013
Geachte heer Mäkel,
Nucletron B.V. heeft mij gevraagd in het vervolg haar belangen te behartigen en in samenhang daarmee te reageren op uw e-mail aan de advocaat van cliënte van 29 januari 2013.
Weigering documenten te ondertekenen
Uit uw e-mail maak ik op dat u niet bereid bent om documenten te tekenen voor de overdracht van een aantal intellectuele en industriële eigendomsrechten. In uw e-mails van 20, 21 en 29 januari 2013 aan cliënte meent u dat u hiertoe slechts bereid zou zijn als cliënte hiervoor een billijke vergoeding betaalt. Ook nadat cliënte u, volledig onverplicht en enkel uit coulance en proceseconomische overwegingen, een onkostenvergoeding van € 350,– aanbood, bleef u volharden in uw weigering. Ik stel dan ook vast dat u volhardt in uw weigering om te voldoen aan de opdracht van cliënte.
Verplichting om documenten te ondertekenen
Naar aanleiding van het voorgaande wijs ik u – in navolging van de brief van de advocaat van cliënte van 25 januari 2013 – erop dat het verzoek van cliënte niet vrijblijvend is en dat u gehouden bent om hieraan te voldoen. Conform artikel 17 van de arbeidsovereenkomst komt cliënte het eigendomsrecht toe op octrooien, modellen en/of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom die voortvloeien uit uw werkzaamheden. Omdat u voorts in uw e-mail aan Cynthia Ruijter van 15 januari 2013 – 9:29 uur heeft erkend dat u geen aanspraak maakt op enige opbrengsten van de patenten staat niet ter discussie dat u (1) gehouden bent om de overdrachtsdocumenten te tekenen en (2) er geen belang bij heeft om dit te weigeren. Ik stel dan ook vast dat u geen redelijke grondslag heeft om de ondertekening van de documenten te weigeren.
Uw stelling dat u niet verplicht bent om mee te werken, omdat u niet meer in dienst bent en dat u daarvoor was vrijgesteld van uw werkzaamheden gaat overigens niet op, omdat het verzoek reeds is gedaan op 26 oktober 2012, toen u nog in dienst was van cliënte en – conform artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst – gehouden was om mee te werken aan een overdracht van alle informatie en documenten met betrekking tot uw werkzaamheden en activiteiten, waar het tekenen van de overdrachtsdocumenten onder kan worden verstaan. Los daarvan kan uw weigering om te ondertekenen worden gezien als een schending van de beginselen van goed werknemerschap, zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan over de vraag of u uw handtekening moet zetten.
Als u blijft weigeren om de toegezonden documenten te ondertekenen dan heeft u (1) niet voldaan aan uw verplichtingen uit hoofde van artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst die op 17 augustus 2012 door partijen is ondertekend en bent u (2) in overtreding van artikel 17 van de arbeidsovereenkomst.
Beëindigingsvergoeding, boete en schadevergoeding
Doordat u niet voldoet aan hetgeen in artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen, is de beëindigingsvergoeding onverschuldigd betaald. Dit betekent dat u de beëindigingsvergoeding van € 21.500,– bruto moet terugbetalen.
Omdat u ook in overtreding bent van artikel 17 van de arbeidsovereenkomst bent u voorts de direct opeisbare boete van € 10.000,– verschuldigd. Als u blijft weigeren om te voldoen aan het verzoek van cliënte om de documenten te ondertekenen wordt deze boete vermeerderd met € 500,– voor elke dag dat uw overtreding voortduurt.
Als u de documenten niet ondertekent is cliënte genoodzaakt om kosten te maken om de (mede door u) uitgevonden producten in diverse landen te certificeren zonder uw medewerking. Voorts bestaat het risico dat door uw weigering de certificering in sommige gevallen wordt afgewezen, althans vertraging oploopt. Op grond van artikel 17 van de arbeidsovereenkomst heeft cliënte het recht om alsdan de volledige schade – naast de boete – op u te verhalen. Ik wijs u erop dat deze schade (zeer) aanzienlijk kan zijn.
Laatste kans
Gezien het voorgaande bent u gehouden om mee te werken aan ondertekening van de documenten die cliënte u toezond. Ik geef u hiermee nog een laatste kans om deze documenten te ondertekenen. In dat verband verneem ik graag uiterlijk woensdag 20 maart 2013 om 12.00 uur van u of u de op 26 oktober 2012 toegezonden documenten zonder voorbehoud ondertekent, waarna ik deze naar u zal toesturen.
Gevolgen van voortdurende weigering
Bij gebreke van een (tijdig) bericht stel ik vast dat u alsdan in gebreke bent om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst. In dat geval heb ik opdracht van cliënte om de beëindigingsvergoeding van € 21.500,– bruto te vorderen en de boete van € 10.000,–, vermeerderd met € 500,– voor elke dag dat uw weigering voortduurt na 20 maart 2013. Kunt u deze bedragen niet betalen dan zal ik verlof vragen aan de kantonrechter tot beslaglegging op een eventueel inkomen, uw roerende en/of onroerende goederen. Voorts heb ik opdracht van cliënte om bij een voortdurende weigering een kort geding aanhangig te maken, waarbij ik de rechter zal verzoeken om (bij voorlopige voorziening) af te dwingen dat u de documenten ondertekent.
Ik vertrouw erop dat het zover niet hoeft te komen en zie uw berichten graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
A.J.P. van Beurden
Ontvangen van Van Benthem & Keulen – 26 maart 2013
Geachte heer Mäkel,
Naar aanleiding van uw e-mail van 19 maart 2013 en uw telefoongesprek met mijn kantoorgenoot Wouter van der Boon bericht ik u na overleg met cliënte als volgt.
Cliënte is van mening dat u – zoals ik u reeds in mijn brief van 13 maart 2013 uitlegde – gehouden bent tot ondertekening van de documenten die u heeft ontvangen, alsmede van eventuele documenten die in de toekomst nog door u moeten worden ondertekend. Die verplichting vloeit simpelweg voort uit de arbeidsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst.
Cliënte is niet bereid om verder met u te discussiëren over de vraag of u hiervoor een vergoeding dient te krijgen, temeer nu het waarschijnlijk is dat in de toekomst nogmaals van u wordt gevraagd om bepaalde documenten te ondertekenen en cliënte niet keer op keer met u de discussie wenst aan te gaan over de vraag of u gehouden bent om aan een dergelijk verzoek te voldoen zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. Er bestaat immers simpelweg geen verplichting voor cliënte om u te vergoeden voor verplichtingen die voortvloeien uit uw dienstverband bij cliënte.
Naar aanleiding van het voorgaande en van uw e-mail van 19 maart 2013 stel ik vast dat u vooralsnog weigerachtig blijft om te voldoen aan het verzoek van cliënte om de documenten te ondertekenen. Als ik niet uiterlijk donderdag 28 maart 2013 te 17.00 uur schriftelijk of per e-mail van u bericht heb ontvangen dat u meewerkt aan dit verzoek en eventuele komende verzoeken van cliënte dan zal ik direct de beëindigingsvergoeding van € 21.500,– bruto van u vorderen, alsmede de boete van € 10.000,–, vermeerderd met € 500,– voor elke dag dat uw weigering voortduurt na 20 maart 2013.
Indien u dit niet kunt of niet wil betalen, dan zal ik zonder verdere aankondiging verlof vragen aan de rechter tot beslaglegging op een eventueel inkomen, uw roerende en/of onroerende goederen. Voorts zal een kort geding aanhangig worden gemaakt, waarbij ik de rechter zal verzoeken om (bij voorlopige voorziening) af te dwingen dat u de documenten ondertekent.
Tenslotte nog het volgende. In uw e-mail maakt u er gewag van dat u een advocaat heeft. Ik verzoek u mij de gegevens van uw advocaat toe te zenden, zodat ik met hem of haar in contact kan treden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw berichten graag tegemoet.
Met vriendelijk groet,
A.J.P. van Beurden
Ontvangen van Van Benthem & Keulen – 11 april 2013
Geachte heer Mäkel,
Naar aanleiding van uw e-mail van 29 maart 2013 aan mijn kantoorgenoot Wouter van der Boon, bericht ik u als volgt.
Zoals in de eerdere e-mails en brieven is aangegeven, verlangt cliënte van u dat u zonder voorbehoud meewerkt aan ondertekening van documenten die vereist zijn voor het verkrijgen van eigendomsrechten die voortvloeien uit uw werkzaamheden. Deze verplichting is door de aard van uw werkzaamheden reeds ontstaan tijdens het dienstverband, waardoor cliënte ook nu nog van u mag verwachten dat u meewerkt aan de ondertekening van de documenten. De vaststellingsovereenkomst en het feit dat u niet meer voor cliënte werkt doen daar niets aan af. Overigens is het een zeer kleine moeite voor u om simpelweg de documenten te ondertekenen en te retourneren. In dat verband heeft u reeds in uw e-mail van 15 januari 2013 (9:29 uur) aan cliënte bevestigd dat u geen aanspraak maakt op opbrengsten van de patenten, zodat u – gezien de geringe inspanning die u moet leveren – in alle redelijkheid niet kunt blijven weigeren de documenten te ondertekenen zonder dat u daarvoor een vergoeding krijgt.
In uw e-mail van 29 maart 2013 heeft u aangegeven dat u slechts bereid bent om de documenten te ondertekenen die u nog tijdens uw dienstverband heeft ontvangen. Deze documenten hebben betrekking op patentaanvragen in de Verenigde Staten en Canada, welke u reeds heeft ondertekend en ingescand heeft geretourneerd. De overige documenten hebben betrekking op aanvragen in Brazilië en India (bijlagen) maar blijkens uw e-mail van 28 maart 2013 (16:36 uur) stelt u zich op het standpunt dat de rechter moet oordelen of u gehouden bent deze te ondertekenen.
Ik stel dan ook vast dat u nog steeds weigerachtig blijft om te voldoen aan het verzoek om alle documenten te ondertekenen. Voorts heb ik nog steeds niet (alle pagina’s van) de originele ondertekende documenten aangaande de Verenigde Staten en Canada retour gekregen van u.
Naar aanleiding van het voorgaande en zoals reeds eerder gesteld bent u gehouden om uw onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan de ondertekening van alle documenten. Cliënte geeft u nog een laatste kans om aan dit verzoek te voldoen door naast de reeds ondertekende documenten ook de bijgaande documenten uit Brazilië en India te ondertekenen. U kunt alle (pagina’s van de) originele ondertekende versies door middel van bijgevoegde antwoordenvelop kosteloos retourneren. Graag ontvang ik ook nog een afschrift van de ondertekende exemplaren per e-mail.
Als ik niet uiterlijk woensdag 17 april 2013 de originele documenten per post retour heb ontvangen, zal ik – zoals reeds eerder aangekondigd – verlof vragen aan de rechter tot beslaglegging op een eventueel inkomen, uw roerende en/of onroerende goederen. Voorts zal een kort geding aanhangig worden gemaakt, waarbij ik de rechter zal verzoeken om af te dwingen dat u de documenten ondertekent.
Overigens wijs ik u erop dat de boete vanaf 20 maart 2013 tot vandaag inmiddels al is opgelopen tot € 20.500,–. Voor elke dag dat uw weigering voortduurt, verbeurt u een extra boete van € 500,–. Daarnaast heb ik opdracht om de beëindigingsvergoeding van € 21.500,– terug te vorderen. Indien u het op een procedure laat aankomen heeft cliënte dus nu al een vordering op u van € 42.000,–.
Ik ga ervan uit dat het zover niet hoeft te komen en dat deze discussie kan worden afgesloten.
Met vriendelijke groet,
A.J.P. van Beurden
DE LOONSLAAF 